La Corte di Cassazione con le sentenze 5 giugno 2020, numeri 10686 e 10687, ha chiarito che i diritti di licenza non sono ricompresi nel valore doganale della merce soggetta a dazi doganali, quando il titolare del marchio esercita soltanto un controllo di qualità sul prodotto.

La questione è da tempo dibattuta nella giurisprudenza di merito ed è approdata alla Suprema Corte, dove, negli ultimi due anni, si sono segnalati due orientamenti contrapposti sulla definizione del “controllo sul produttore”, da cui deriva la daziabilità delle royalties.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, si realizzerebbe il “controllo” anche nelle situazioni in cui il titolare del marchio detta regole di produzione finalizzate a contrastare la contraffazione o ad assicurarsi il rispetto dei codici etici, per i lavoratori e per l”ambiente. Questo primo orientamento accoglie un”accezione particolarmente ampia e indefinita del requisito del “controllo sul produttore”, fino a comprendervi anche gli standard di sicurezza dei prodotti o altre regole c.d. etiche, finalizzate alla tutela del marchio da perdite di immagine connesse alla pericolosità del prodotto, alla nocività ambientale o a modalità socialmente riprovevoli di produzione.

Ovvio che se la definizione di “controllo sul produttore” si estende fino a comprendere anche gli standard di questa natura, si arriva a prevedere una tassazione doganale per i prodotti esteri in linea con gli avanzati standard europei di sicurezza dei consumatori e di ecosostenibilità, escludendone gli altri.

Un secondo indirizzo interpretativo, che attualmente pare affermarsi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, tiene conto di come oggi le catene di produzione spesso sono organizzate in maniera tale che il fornitore estero è un soggetto giuridico autonomo rispetto al titolare del marchio e, pertanto, la vendita rappresenta a tutti gli effetti un rapporto negoziale distinto rispetto al contratto di licenza. In queste situazioni, caratterizzate da uno scenario a 3 soggetti, occorre attentamente esaminare tutte le circostanze del caso concreto, per capire se il fornitore possa considerarsi sottoposto a “controllo o a orientamento” da parte del titolare del marchio.

Per definire in maniera più chiara tali concetti, la Commissione europea ha adottato la “Raccolta dei testi approvati dal Comitato del codice doganale”, con il documento Taxud/800/2002, in seguito aggiornato, ma che la Corte di Cassazione considera valido per i casi sorti nella vigenza del codice doganale comunitario, ossia anteriori al 1° maggio 2016. Il Commento n. 11 elenca una serie di indicatori concreti, che la Dogana deve considerare per stabilire se esiste un controllo di fatto, da cui possa derivare l”inclusione o meno della royalty nel valore del prodotto.

L”orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione sottolinea la natura sostanziale degli indicatori da cui desumere il controllo e la necessità che vi sia una combinazione di più fattori, non essendo sufficiente uno solo di essi. Gli indici rivelatori del controllo del licenziante sono, tra gli altri: la scelta del produttore e la sua imposizione all”acquirente, il controllo degli stabilimenti, dei metodi di produzione, della logistica, il potere di esaminare la contabilità del produttore, di limitare le quantità di prodotto o di determinarne il prezzo, la necessità di un consenso del titolare del marchio per la realizzazione di beni per società concorrenti. Nelle sentenze più recenti la Corte ha distinto il controllo di qualità, la cui presenza non determina la daziabilità delle royalties in quanto normalmente rientrante tra le facoltà previste dal contratto di licenza, rispetto al controllo sul produttore, che si identifica attraverso gli indici della Commissione europea.

Nelle sentenze del 5 giugno, la Cassazione si è soffermata sull”assenza di alcuni elementi, considerati decisivi per la soluzione del caso. In primo luogo, la sentenza ha attribuito rilievo al fatto che i fornitori non erano stati imposti dai licenzianti e non erano a questi legati da rapporti contrattuali. Si è inoltre sottolineata la mancanza di controlli sulla produzione, sulla logistica o sulla consegna delle merci.

In maniera più chiara, l”orientamento più recente pone un argine alla tassazione dei diritti in presenza di un mero controllo di qualità della merce prodotta con il marchio oggetto di licenza, finalizzato alla protezione dell”immagine presso i consumatori. In tal senso vanno considerate anche le recenti sentenze secondo cui il solo controllo a posteriori sull’attività del produttore non è sufficiente per la daziabilità dei diritti di licenza (Cassazione, n. 3595/2020; in termini analoghi, 30 dicembre 2019, numeri 34607, 34608-34611).

Logica conseguenza di questo nuovo indirizzo è la necessità di un”analisi e, se del caso, di una revisione dei rapporti contrattuali in essere per valutare se sia corretta l”inclusione delle royalties dalla valutazione doganale. Per molte imprese, che a seguito del più restrittivo indirizzo avevano cautelativamente scelto la strada della tassazione, possono aprirsi spazi per il rimborso di quanto pagato in eccesso.